（四）司法程序与行政程序的优选问题
行政程序和司法程序都是化解权利冲突的途径，但两者的方式、程序以及价值取向不同，由此产生了何者为优的问题。《专利法》第二十三条第三款规定：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。因此，他人将在先的商标申请外观设计专利并获得授权的，商标权人可以以其享有的在先商标权向专利复审委员会申请宣告该专利无效。另一方面，在先的商标权人也可以请求法院判令不得实施该外观设计专利，以此获得救济。两者相比，行政机关是专利权的授权机关，通过行政程序权利冲突才能得以彻底化解，而且行政机关讲求行政效率，行政程序是化解权利冲突的优选程序。2002年《专利法实施细则》第六十五条规定，“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”由此，不少在先权利人只能通过司法程序获得证明权利冲突的裁决结果，往往提起诉讼只是手段，最终通过行政程序宣告专利无效才是最终目标。然而，由于目前我国遵循的司法终局制度，在先权利人提起的无效宣告请求有可能再次进入司法审判，重复占用司法资源。新的《专利法实施细则》改为要求无效请求人提供专利权利冲突的证据。这一修改符合效率要求，有助于避免浪费司法资源。
侵犯专利权诉讼之抗辩要论
刘晓军
作者单位：北京市高级人民法院知识产权庭。
诉讼抗辩是对对方当事人诉讼主张的对抗，即在对方当事人提出某个诉讼请求或某种诉讼主张时，己方当事人得主张某种不同的法律事实或法律关系，以对抗、抵消、吞没对方当事人的诉讼请求或诉讼主张。民事诉讼中一些抗辩事由是通用的，如诉讼时效抗辩；一些抗辩事由主要适用于侵犯知识产权的民事诉讼，如合理使用或正当使用的抗辩；一些抗辩事由主要适用于侵犯专利权诉讼，如先用权抗辩、临时过境抗辩等。本文拟从我国现行法律法规及司法实践出发，对主要适用于侵犯专利权诉讼的抗辩事由进行归类和梳理，至于诉讼时效抗辩、主体混同抗辩这类通用于各类民事诉讼的抗辩事由，本文将不予涉及。
一、否定专利权效力的抗辩
否定专利权效力的抗辩，是指当原告起诉他人侵犯其专利权时，被告否定原告专利权效力的抗辩。否定专利权效力的抗辩是一种釜底抽薪式的抗辩，只要被告抗辩成功，不仅原告所提起的侵犯专利权诉讼不可能获得胜诉，甚至其专利权的效力也可能被彻底否定。
（一）主张原告专利权应为无效专利的抗辩
我国专利法对可以授予专利权的发明创造规定了某些条件和标准，如授予专利权的发明、实用新型专利应当具备新颖性、创造性和实用性，外观设计专利应当具备新颖性和创造性等，不具备这些条件的专利申请不应被授予专利，已经被授予专利权的也可以被依法宣告无效。在侵犯专利权诉讼中，被告明确提出了原告专利权应为无效专利的抗辩主张并请求中止审理的，受诉法院经审查发现原告专利权确属不应授予专利权或者具备其他应被宣告无效的情形，且被告已经依法请求专利复审委员会宣告该专利无效，审理侵权诉讼的法院可以依法中止该侵权诉讼的审理，待原告专利权被确定宣告无效后再判决驳回原告诉讼请求。从司法实践来看，有的原告在提起侵犯专利权诉讼中明确陈述在其专利申请日前已经公开了其专利技术并提供了相应的证据材料，被告往往据此主张原告专利权应为无效专利权且已启动了无效宣告程序。此时侵权诉讼可以调解处理，调解内容通常是原告撤回其侵权诉讼请求和被告撤回其无效宣告请求，如无法调解，则可中止诉讼，待专利复审委员会相关无效审查决定生效后再行处理。如专利复审委员会的无效审查决定维持宣告原告专利权无效，则应判决驳回原告诉讼请求；如果专利复审委员会决定维持原告专利权有效，则应继续审查该侵权诉讼。
（二）以原告专利权已过有效保护期的抗辩
我国专利法第四十二条规定：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年……”这就是说，专利权的保护是有法定期限的，超出法定保护期限后的专利技术不再受专利法的保护，成为任何人均可自由实施的公知技术。因此，在原告专利权已过保护期后，任何人再实施该专利权技术均不构成对原告专利权的侵犯，如果专利权起诉他人在其专利保护期满后实施该专利技术的行为侵犯其专利权，被告只需以原告专利权已过保护期为由进行抗辩，就可以胜诉。
但需要注意的是，虽然原告系在其专利权有效期满后起诉他人侵犯其专利权，但被控侵权行为发生在原告专利权有效期内的，被告有关原告专利权已过保护期的抗辩主张能否成立？我们认为，只要专利权人的起诉未超过诉讼时效，则被告有关原告专利权已过保护期的抗辩主张不能成立。这主要是因为被控侵权行为发生在原告专利权有效期内，即使原告起诉时其专利权已过有效保护期，也不能改变被控侵权行为发生时系侵犯原告专利权这一客观事实，故只要原告的起诉未超过诉讼时效，被告有关原告专利权已过保护期的抗辩主张就不应获得支持。
（三）以原告专利权为已失效专利的抗辩
这里的失效专利是指本来应在专利权保护期内的有效专利因为某种客观事实的发生而失去权利效力的专利。我国专利法第四十三条规定：“专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。”第四十四条规定：“有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。”从司法实践来看，专利权明确以书面声明放弃其专利权的情形并不多见，但专利权人未按时缴纳年费导致其专利权失效的情形却时有发生，因此司法实务中一般都要求专利权人在侵犯专利权诉讼时应提交其已按时缴纳年费的证据。这里需要特别注意的是，维持专利权的年费应当按照规定缴纳，如果未按规定缴纳年费导致专利权失效的，该失效专利是不可能再恢复为有效专利的。实践中有的专利权人在其专利权初期的保护期内，由于疏忽或经济困难等原因未能及时缴纳年费导致其专利已被公告为失效专利，随后当其发现有人实施其专利技术时试图提起侵犯专利权诉讼，此时只要被告主张原告专利权为失效专利的抗辩即可击退原告的侵权主张。
（四）以原告专利权为未生效专利的抗辩
根据我国专利法的规定，专利权的保护期限自申请日起计算，发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权或者授予实用新型专利权、外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告，发明、实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。这就是说，虽然我国专利权的保护期限是从其申请日开始计算，但专利权的生效却是从国务院专利行政部门对该专利权进行公告之日开始，故专利权的保护也是从该公告之日开始。在该公告日之前，由于专利权尚未生效，专利申请人尚未转化为专利权人，其尚不能以侵犯专利权为由提起侵权诉讼。因此，如果专利申请人在其专利权尚未公告之前提起侵权诉讼，则被告可以主张原告专利为未生效专利的抗辩。从司法实践来看，有时国务院专利行政部门已经决定授予专利权并已发放了相应的专利证书，但其尚未对该专利权进行公告，而专利权人以为自己已经获得专利证书就可以起诉他人的侵权行为，故其在专利权尚未依法公告前就提起了侵权诉讼。此时被告只要主张原告专利权为未生效专利的抗辩事由，专利权人就面临着难以胜诉的尴尬，而最为得不偿失的是原告的贸然起诉行为可能打草惊蛇，暴露了自己的专利战略和市场布局意图，并可能导致某种得不偿失的后果。
二、不构成侵犯专利权的抗辩
不构成侵犯专利权的抗辩，是指原告指控被告侵犯其专利权时，被告以其被控行为不具备侵犯原告专利权的构成要件为由的抗辩。不构成侵犯专利权的抗辩一般不否认原告专利权的有效性，只是主张被控行为不具备侵权的要件。
（一）被控行为不具备生产经营目的的抗辩
我国专利法第十一条规定，侵犯专利权的行为必须是以生产经营为目的，如果被告以被控行为不具备生产经营的目的进行抗辩，也是侵犯专利权诉讼中的有效抗辩事由之一。如原告专利是一种榨取果汁的方法，被告使用了该方法榨取果汁并被起诉。在诉讼中被告抗辩称其使用原告专利方法榨取果汁只是出于满足个人或家庭生活之需，未以生产经营为目的，其所榨取的果汁并未流向市场，也未以原告专利谋取任何不正当利益，则被告的抗辩可以击退原告的侵权主张。
（二）被控行为不属于专利权控制范围的抗辩
根据我国专利法第十一条的规定，侵犯发明和实用新型专利权的行为主要是制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为；侵犯外观设计专利权的行为主要是制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品的行为。这就是说，就发明和实用新型专利权来说，制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品是专利权人的独占性权利；就外观设计专利权来说，制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品是专利权人的独占性权利，他人擅自实施上述行为就可能侵犯其专利权，除此之外的任何利用原告专利的行为都不属于专利权的独占性控制范围，不构成对原告专利权的侵犯。因此在侵犯专利权诉讼中，如果被告对原告专利权的利用不属于我国专利法第十一条规定的实施方式，则被告有关被控行为不属于法定侵权行为的抗辩主张成立，则其被控行为就不构成侵犯专利权。如原告起诉被告侵犯其外观设计专利权，而被告抗辩称其只是使用了原告外观设计专利产品，并未实施任何制造、许诺销售、销售、进口原告外观设计专利产品的行为，如果被告该抗辩主张成立，则应判定被告未侵犯原告外观设计专利权。