二、基本案情
原告之宝制造公司（ZIPPO MANUFACTURING COMPANY）（简称之宝公司）称其公司是世界著名打火机制造商，拥有“ZIPPO”品牌，其产品不仅是美国军方指定采购的产品，而且在美国好莱坞影片中大量使用，具有极高的知名度及影响力。1999年该品牌打火机被美国《时代》杂志评为最典型的美国标志。该公司的产品于上个世纪90年代即进入中国市场，目前已经成为中国打火机爱好者的收藏及户外运动必需品，“ZIPPO”系列商标是公众所认同的驰名商标。被告孙孟林明知“ZIPPO”是该公司的注册商标，仍于2006年11月27日向国家知识产权局申请带有“ZIPPO”字样及之宝公司惯用的打火机外形的名为“包装盒”的外观设计专利，虽然之宝公司注册商标核定使用的商品为第34类打火机等，但该类商品均有包装盒，该专利产品可能用于各类商品，一旦投入市场，即会导致消费者对被告专利产品及之宝公司品牌产品的混淆误认，侵犯之宝公司注册商标专用权。
据此，之宝公司将被告孙孟林诉至法院，请求依照《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十三条、《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第五十二条、《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称反不正当竞争法）第二条的规定，判令：确认被告孙孟林申请的名为“包装盒”的外观设计专利侵犯了之宝公司“ZIPPO”注册商标专用权及企业名称权，并不得予以实施。
被告孙孟林辩称，其所取得的名称为“包装盒”的外观设计主要使用在怀炉产品上，之宝公司注册的“ZIPPO”商标不包括怀炉等商品，根据商标分类保护规定，其获得该专利并不侵犯之宝公司的注册商标专用权。综上请求法院驳回原告的诉讼请求。
经法院审理查明：之宝公司是“ZIPPO”文字商标、“ZIPPO及图”商标的商标权人，上述商标分别核定使用在第34类打火机、打火石商品与第4类打火机用液化气商品上。
孙孟林于2006年11月27日向国家知识产权局申请了名称为“包装盒”的外观设计专利，授权公告日为2007年11月28日（以下简称涉案专利）。该外观设计公报公开了主视图、仰视图、俯视图、后视图、左视图、右视图六幅外观专利视图，在主视图、仰视图、俯视图、后视图中使用了“ZIPPO”字样，其中“i”上半部分的“·”变形为一火苗图案，该字样下方为一类似打火机图案。
三、法院裁判
北京市第一中级人民法院审理认为：之宝公司是“ZIPPO”注册商标专用权人，有权禁止他人未经许可在与其核定使用的商品相类似的产品上使用其“ZIPPO”商标，包括将“ZIPPO”商标作为商品名称或者包装、装潢使用，同理也有权禁止他人将其“ZIPPO”商标用于类似产品及其包装、装潢的外观设计。
根据专利公报所示的涉案外观设计、用于宣传“ZIPPO”品牌的公开出版物，以及当事人各方的意见陈述，能够证明上述外观设计中被孙孟林称之为怀炉的产品图案与打火机相近，该外观设计专利一经实施并进入市场后，将使相关公众认为“ZIPPO”系该产品的商标或商品名称，并势必造成与之宝公司“ZIPPO”品牌相关产品来源的混淆。之宝公司在上述外观设计专利申请日之前已经取得“ZIPPO”注册商标专用权，孙孟林使用“ZIPPO”字样和与打火机相类似的产品图案作为其“包装盒”的外观设计，将造成与之宝公司“ZIPPO”注册商标专用权的冲突。为制止冲突带来的不当后果的发生，之宝公司请求判令孙孟林不得实施上述外观设计专利，理由正当，符合现行《中华人民共和国专利法》第二十三条第三款之规定，法院予以支持。综上，北京市第一中级人民法院依照《商标法》第五十二条第（一）项、第（五）项、《商标法实施条例》第五十条第（一）项、《中华人民共和国专利法》第二十三条第三款之规定，判决孙孟林不得实施涉案外观设计专利。
孙孟林不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，依法改判或者发回重审，其主要上诉理由是：孙孟林申请的外观设计专利用于怀炉，与之宝公司的商标核定使用的打火机不是类似商品，不会导致消费者混淆，因而其申请涉案专利不构成侵权行为，原审法院判令其停止实施涉案外观专利的判决错误。
北京市高级人民法院经审理认为：之宝公司系“ZIPPO”商标、“ZIPPO及图”商标的商标权人，之宝公司有权禁止他人未经许可在与其核定使用的商品相同或类似的商品上，或将与上述商标相同或近似的标识作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众。判断是否侵犯注册商标专用权，应当考虑商标实际使用的动态情况，着重判断是否容易使相关公众产生混淆。根据案件事实，涉案专利是一种名称为“包装盒”的外观设计专利，涉案专利公开的多幅视图中均包含了之宝公司的“ZIPPO及图”商标的标识，孙孟林虽主张涉案外观专利使用于怀炉商品，但并未提供相关证据证明，对其此项主张，法院不予采纳。涉案专利公开的主视图与后视图中同时含有类似打火机的图形，综合考虑之宝公司的“ZIPPO”系列商标的知名度，涉案专利一旦实施易使相关公众误认为该包装盒使用于打火机商品，会使相关公众认为该商品来源于之宝公司或与之宝公司存在某些关联，从而误导相关公众。原审判决关于之宝公司请求判令孙孟林不得实施涉案专利理由正当的认定正确，孙孟林的上诉理由不能成立。北京市高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决驳回孙孟林上诉，维持原判。
四、评析
（一）问题的缘起——将在先商标申请为外观设计专利是否构成侵权行为的争论
在先商标权人享有商标权，而将在先商标标识申请外观设计专利的专利权人享有专利权，由于上述两权利的客体相同或近似，但权利的主体却不同，因此产生商标权与外观设计专利权的权利冲突。权利冲突虽然是一种约定俗成和较易理解的术语，但从法律属性上看并不非常准确，根据法律属性或者法律定性进行区分，可以分成构成侵权的权利冲突和不构成侵权的权利冲突。专利产品与在先商标核定使用的商品、服务不相同或者不类似的，将在先商标申请为专利的行为不侵犯在先商标权人的商标权。当专利产品与在先商标核定使用的商品构成相同或者类似商品、服务时，将他人在先商标申请为专利的行为是否构成侵权行为值得探讨。具体到本案中，孙孟林将与之宝公司在先商标相同或近似的标识申请外观设计专利，并获得授权。显然，孙孟林享有的外观设计专利权与之宝公司享有的商标权构成权利冲突。孙孟林申请外观专利的行为是否成为一种侵权行为，司法实践中有不同的观点。
有观点认为：“即使并无证据显示被告已将该外观设计产品投入使用，但因该外观设计申请的目的即为投入市场使用，故该产品必然会在市场中实际使用，为避免该使用行为对原告的上述四个注册商标专用权造成侵害，被告申请外观设计专利的行为已构成《商标法》第五十二条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”本案二审法院维持了一审判决，并认为被告在其外观主力产品上突出使用行为起到了标识商品来源的作用，已经构成了在同一种和类似商品上使用与原告注册商标相同商标的行为。也有观点认为：“将与他人商标相同或相似的标志申请外观设计专利的行为不属于面向市场消费者的非法使用商标的行为，该申请行为本身不属于侵犯注册商标专用权的行为。”面对权利冲突，单纯依据侵权责任的构成要件认定是否构成侵权行为，无法回避在后合法取得的专利权的正当性。只有以权利范围为起点，才可能找寻到化解权利冲突的现实路径。
（二）解决权利冲突的新路径
1.从合理限定权利范围入手
构成侵权的权利冲突，也有学者称之为隐性的权利冲突，认为构成侵权的权利冲突并非真正意义上的权利冲突，在后取得的权利因为不具有合法性而实质上不能与在先取得的权利抗衡。然而，无论在后的权利是否以侵害他人的方式获得，均通过形式上的授权程序的审查，其存在具有法律上的依据，具有权利的外观，因而两者之间的冲突客观存在。当权利冲突客观存在的情况下，认定是否构成侵权无助于权利冲突的解决，从界定权利行使的合理范围入手是解决权利冲突的新路径。侵权的权利冲突中，在后的权利本身不具有合法性，不具有积极行使权利的基础，在后权利人一旦行使权利，则必然损害在先权利人的利益。而不侵权的权利冲突中，在后的权利本身并不违法，但该权利也不能自由行使，而应受到一定约束，以不损害在先的权利为其行使权利的界限。
具体到商标权与外观设计专利权的冲突而言，我国商标权和专利权的授权部门不同，且外观设计专利权的不经实质审查就可获得授权的审查程序是产生上述权利冲突的主要原因。尽管司法实践中对于将他人在先商标标识申请外观设计专利的行为是否侵犯注册商标专用权有不同认识，但对于获得授权的外观设计专利能否实施的问题却给出了一致的答案。将他人在先的商标标识申请注册为外观设计专利后，如果将专利产品投入市场，该产品与在先商标核定使用的商品构成相同或者类似商品，则消费者极易认为专利产品与在先商标指向的商标权人存在某种联系，从而产生混淆误认，损害了在先商标商标权人的利益，这种使用外观设计专利权的方式妨碍了他人在先合法取得的商标权，属于权利之滥用，应当受到约束，而且这种实施行为显然属于将与他人注册商标相同或者近似标志作为商品装潢使用的行为，构成了《商标法》第二十五条规定的侵犯注册商标专用权的行为。所以，将与他人在先商标标识相同或者近似的商标申请外观设计专利的，不得实施该专利。
2.商品类似对合理范围界定的影响
专利权人只能在合理范围内行使专利权，对于超出合理范围的，专利权人应当停止实施专利，因此，停止实施专利以一旦实施专利即构成侵犯在先商标权为前提。而是否构成侵犯商标权，则需要考虑专利产品与在先商标核定使用的商品是否构成相同或者类似的商品。使用在相同或者类似商品上的相同或者近似的标识才会导致消费者混淆误认，进而构成侵权。在考虑商品是否类似、标识是否近似时，应当动态考虑专利产品的使用情况，着重判断是否会构成混淆。混淆在判定商标侵权的过程中具有重要作用，“是否构成侵犯注册商标专用权，原则上要以是否存在造成公众误认、混淆的可能性为基础进行判断”。本案中，孙孟林虽然主张其专利产品是包装盒，与之宝公司的在先商标核定使用的打火机等商品不构成类似商品。但孙孟林并无证据表明其包装盒专用于怀炉产品，且消费者看到其专利产品不能了解包装盒内的产品是怀炉；相反，因其外观设计专利中的具有与打火机图形非常近似的图形，消费者极易认为该包装盒内的商品是打火机，加上之宝公司的“ZIPPO”系列商标具有较高的知名度，涉案专利一旦实施易使相关公众认为该商品来源于之宝公司或与之宝公司存在某些关联，从而误导相关公众。因此，法院判令孙孟林不得实施涉案专利。
（三）商标侵权之诉与不正当竞争之诉的优选问题
针对将在先商标申请外观设计专利的行为，在先商标权人应当寻求商标法救济还是反不正当竞争法救济？商标法是通过赋予厂商商标专用权的方法保护其商誉的，采用了设权法的模式，反不正当竞争法是旨在阻止恶意竞争的竞争法模式。设权法模式的优点在于法益内容确定，公众可以预先知晓其保护范围。从法律演进的历史来看，财产法最初总是偏爱设权的方式的，只有当社会变动加快，设权法事先预设权利的方法不能及时有效地化解矛盾，竞争法模式对法益事后的、个案的、消极的保护才有适用的空间。反不正当竞争法是商标法的补充，用反不正当竞争法解决纠纷更为弹性，更能有效地遏制侵权人搭便车的意图。解决将商标申请外观设计专利的问题亦应当遵循上述原则。例如，本文据以研究的案例中在先商标核定使用在第4类、第34类打火机等商品上，而外观设计专利的专利产品则是包装盒，这两类商品从生产部门、功能、用途、销售渠道以及消费群体等角度来看，均有很大差别，两类商品本身不构成类似商品。商标侵权的一般判断顺序是标识近似、商品类似并造成混淆。因此，如果使用商标法对此加以调整，则只能通过强调混淆在判定商标侵权中的重要作用加以适用。因反不正当竞争法具有一般兜底条款的特性，适用的弹性较大，利用他人知名度较高的商标标识显然具有搭便车的意图，用反不正当竞争法对此予以调整逻辑更顺畅。当然是否构成不正当竞争行为，还应当具体案件具体判断。